3.4.1 Onderscheidend vermogen van een merk

Een kernvereiste voor merken is dat merken de waren of diensten van een onderneming moet kunnen onderscheiden van die van andere ondernemingen. Een merk is eigenlijk een naam voor een product of dienst, net zoals mensen een naam hebben. Dit wordt ook wel het vereiste van onderscheidend vermogen genoemd.

Het vereiste van onderscheidend vermogen is variabel en kan veranderen in de tijd. Zo kan een teken dat van huis uit beschrijvend en dus niet onderscheidend is, door het veelvuldig gebruik ervan onderscheidend worden. Dit wordt wel het proces van inburgering genoemd. Denk bijvoorbeeld aan merken als Thuisbezorgd.nl en Booking.com. De benaming Thuisbezorgd.nl is beschrijvend voor het bezorgen van eten in Nederland en kan daarom in principe niet als merk worden geregistreerd. De benaming is echter bekend geworden bij het publiek waardoor het inmiddels als merk wordt herkend. Hierdoor is het uiteindelijk weer wel als merk te registreren.

Omgekeerd is het ook mogelijk. Een teken dat oorspronkelijk onderscheidend was kan onderscheidend vermogen verliezen doordat het als soortnaam wordt gebruikt. Dit wordt ook wel uitburgering of verwording tot soortnaam genoemd. Zo was Hagelslag vroeger een merk, maar wordt het inmiddels door het publiek niet meer gezien als een product dat afkomstig is van een bepaalde onderneming, maar als soortnaam. Andere voorbeelden van verwording tot soortnaam zijn bijvoorbeeld trampoline en bikini.

Om te voorkomen dat een merk een soortnaam wordt, is het belangrijk dat de merkhouder optreedt tegen derden die een merk als soortnaam gebruiken. De mogelijkheden die de merkhouder hiervoor heeft worden besproken in Handhaving van merkrechten.

3.4.2 Registratie van merken voor waren of diensten

Een merk dient altijd te worden geregistreerd voor specifieke producten of diensten. Hiervoor wordt het zogenaamde Nice-classificatie systeem gebruikt. Dit systeem bestaat uit 45 klassen. In klassen 1 tot en met 34 zijn producten ondergebracht en in de klassen 35 tot en met 45 diensten. Bij de aanvraag van een merk kan worden gekozen voor een of meerdere klassen. Als een bedrijf een aanvullende klasse wil hebben is er een extra taks verplicht. Iedere klasse is een beschrijving van een groep producten of diensten waarvoor het merk geldig is. Bekijk de korte omschrijving van de Nice classificatielijst in Nice classificatie.

Aangezien een merk is gekoppeld aan specifieke waren of diensten kan het zo zijn dat één merk is ingeschreven door verschillende partijen. Zo kan het zijn dat er een merk Ajax is voor brandblussers, een merk Ajax voor een voetbalclub en een merk Ajax voor schoonmaakmiddelen. En hoewel de naam Ajax dus letterlijk hetzelfde is, zijn de daarbij behorende waren en diensten dermate verschillend dat de merken naast elkaar kunnen bestaan.

3.4.3 Absolute weigeringsgronden

Een merk zal op grond van de volgende redenen, absolute weigeringsgronden genoemd, worden geweigerd (zie ook artikel 2.2bis BVIE of artikel 7 EUTMR):

• het beschrijvend is
• geen onderscheidend vermogen heeft
• misleidend is
• het een vlag, wapen of ander officieel embleem van een staat of internationale organisatie bevat dat beschermd wordt onder artikel 6ter van het Verdrag van Parijs
• het eigenlijk beschermd moet worden via het modellenrecht of octrooirecht
• er strijd is met de openbare orde of goede zeden
• het een beschermde oorsprongsbenaming of geografische aanduiding bevat
• het bestaat uit of sterk lijkt op een beschermde naam voor een plantenras

De meest voorkomende weigeringsgrond voor het verlenen van een merk is dat een teken beschrijvend is. Een teken is beschrijvend als het uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de producten of diensten waarvoor het is aangevraagd. Aan deze weigeringsgrond ligt een algemeen belang ten grondslag, namelijk dat beschrijvende aanduidingen door iedereen vrij moeten kunnen worden gebruikt. Zo kan Apple niet als merk worden geregistreerd voor appels en Suikervrij niet voor frisdrank.

Ook een samenvoeging van beschrijvende tekens wordt in beginsel beschrijvend geacht. Zo kan Biomild niet als merk worden geregistreerd voor yoghurt en Buurtzorg niet voor medische diensten. Een uitzondering geldt wanneer het teken door de manier waarop het is samengesteld ‘iets extra’s’ verkrijgt en daardoor meer is dan de som der delen. Zo zal het teken Blikvanger bijvoorbeeld wel als merk worden geaccepteerd voor een container voor lege blikjes. Dit omdat het bestaande woord Blikvanger een eigen betekenis heeft die anders is dan het ‘vangen van lege blikjes’.

3.5.1 Oppositieprocedure

Een oppositieprocedure is een administratieve procedure waarmee de houder van een ouder recht de mogelijkheid krijgt bezwaar te maken tegen de inschrijving van een merk dat conflicteert met zijn oudere recht. Vaak worden opposities gebaseerd op oudere merken en wordt aangevoerd dat de inschrijving van het merk zou leiden tot verwarringsgevaar.

Indien een oppositieprocedure geheel slaagt, wordt de inschrijving van het merk geweigerd. Indien de oppositie wordt afgewezen, wordt het nieuwe merk ingeschreven.

3.5.2 Gebruik van het merk

Het is van belang dat een ingeschreven merk ook daadwerkelijk op de markt wordt gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven. Doet een merkhouder dat niet dan loopt hij het risico dat hij het merkrecht niet kan inroepen in een oppositieprocedure of dat het merkrecht verloren gaat en wordt doorgehaald in het register.

Het gebruik van een merk moet gericht zijn op het vinden of behouden van een reële commerciële afzet van de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven. Alleen symbolisch gebruik is niet voldoende. Het merk hoeft niet precies zoals ingeschreven gebruikt te worden. Ook in het geval van kleine variaties is er sprake van gebruik (artikel 2.23bis lid 5 BVIE of artikel 18 lid 1 EUTMR). Zo krijgt de merkhouder de mogelijkheid om bij het commerciële gebruik van zijn merk variaties aan te brengen.

3.5.3 Merkinschrijving uit het Bugaboo voorbeeld

In het merkenregister zijn verschillende gegevens te vinden over een merk, zoals de houder van het merk, de weergave van het merk, het type merk, de geldigheidsduur en de waren en diensten waarvoor het is ingeschreven. In afschrift BUGABOO tref je een inschrijving van het woordmerk BUGABOO voor waren in klasse 12 en 28 en diensten in klasse 35.

3.5.4 Doorhalings- of nietigheidsprocedure

Wanneer een merk is ingeschreven in het merkenregister kan het voorkomen dat een andere partij alsnog de doorhaling of nietigheid van het merk vordert, bijvoorbeeld omdat het merk niet is gebruikt, het merk beschrijvend is of omdat er sprake is van strijd met een ouder recht. In het geval van een Benelux merk kan zo’n doorhalings- of nietigheidsprocedure worden gevoerd bij BOIP of bij de rechter. Doorhaling of nietigheid van een Uniemerk dient te worden verzocht bij het EUIPO.

3.6.1 Rechten van de merkhouder

De rechten van de merkhouder zijn te vinden in artikel 2.20 lid 2 BVIE of artikel 9 lid 2 EUTMR. Een merkhouder kan optreden tegen andere partijen in de markt die zonder toestemming gebruik maken van:

1. Een zelfde merk voor dezelfde waren of diensten
2. Een zelfde merk of merk wat er op lijkt voor gelijke of soortgelijke waren of diensten, als er gevaar voor verwarring kan ontstaan

In het Bugaboo voorbeeld zou Bugaboo op basis van haar Benelux merk BUGABOO voor waren in klasse 12 (waaronder kinderwagens) bijvoorbeeld kunnen optreden tegen het gebruik van het teken BUGAZOO voor kinderwagens. Hierdoor kan immers verwarringsgevaar ontstaan.

Daarnaast kunnen houders van bekende merken bijvoorbeeld optreden tegen partijen die zonder toestemming en zonder geldige reden ‘meeliften’ op een bekend merk of wanneer afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het bekende merk.

Als het teken BUGAZOO niet zou worden gebruikt voor kinderwagens, maar voor bijvoorbeeld kleding, zou Bugaboo mogelijk een beroep kunnen doen op de extra bescherming die er bestaat voor houders van bekende merken. In dat geval zou Bugaboo moeten onderbouwen dat BUGABOO een bekend merk is en dat zonder geldige reden wordt meegelift op haar merk.

3.6.2 Beperkingen van het merkrecht

Er zijn bepaalde situaties waarin de merkhouder niet kan optreden op basis van zijn merk. Deze beperkingen zijn opgenomen in artikel 2.23 BVIE of artikel 14 EUTMR. Zo kan een merkhouder niet optreden tegen verdere verkoop van zijn merkproducten indien deze door hemzelf of met zijn toestemming in de EU (Europese Economische Ruimte) in de handel zijn gebracht. Bij de verkoop heb je hiervoor geld ontvangen en heb je als merkhouder het merkrecht gebruikt. Dit wordt uitputting genoemd. Zie ook artikel 2.23 lid 3 BVIE of artikel 15 EUTMR.